Современная глобальная экономика предоставляет множество возможностей для предприятий – как крупных, так и мелких – по реализации товаров и услуг за пределами своих национальных границ. Глобализация и технологические достижения предоставили даже самым маленьким предприятиям беспрецедентный доступ к экспортным рынкам. Однако ведение бизнеса на международных рынках ведет за собой конкуренцию на мировой арене. На конкурентном рынке сильный бренд может стать лучшим коммерческим активом, помогая повысить узнаваемость и лояльность потребителей, а также получить возможность устанавливать наиболее выгодные для себя цены.

Каждая иностранная компания, имеющая намерения реализовывать свои товары или оказывать услуги на территории Республики Казахстан, при этом не важно осуществляется этот процесс самостоятельно или через третьи лица, должна предварительно зарегистрировать товарный знак на территории Республики Казахстан. Довольно распространены случаи, когда продукция вводится в оборот именно третьими лицами, например, дистрибьюторами или импортерами, в рамках лицензионного договора, для регистрации которого необходим действующий на территории Казахстана товарный знак. При этом, важно отметить, что во взаимоотношении Производителя с третьими лицами есть определенные нюансы.

Например, в соответствии с п.8 ст. 1 Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) товарный знак, знак обслуживания (далее – товарный знак) – обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц. Согласно п.1 ст. 4 Закона РК правовая охрана товарных знаков в Республике Казахстан предоставляется на основании их регистрации в порядке, установленном настоящим Законом, а также без регистрации в силу международных договоров Республики Казахстан.

Таким образом, получить защиту товарного знака на территории Республики Казахстан можно двумя способами.

Подать заявку на национальную регистрацию в пределах необходимого государства; Расширить зону охраны уже зарегистрированного товарного знака по Мадридскому соглашению через Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее – ВОИС).

Однако стоит отметить, что регистрация товарного знака на дистрибьютора или импортера запрещена Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 1983 года и в случае успешной регистрации может быть отменена по заявлению законного владельца товарного знака. Таким образом, перед вводом товара в гражданский оборот на территории страны, Производитель обязан самостоятельно зарегистрировать товарный знак одним из изложенных выше способов на территории иностранного государства.

Однако какой из способов выгоднее и чем они отличаются? Регистрация товарного знака через национальное ведомство выгоднее благодаря стабильным срокам регистрации (8-10 месяцев) и более демократичным пошлинам по сравнению с ВОИС.

Важно отметить, что Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) является ведущим глобальным форумом по продвижению интеллектуальной собственности в мире. ВОИС оказывает поддержку предприятиям по всему миру – от многонациональных корпораций до малых и средних предприятий путем предоставления качественных глобальных услуг в области интеллектуальной собственности, помогающих защитить инвестиции бизнеса в инновации.

Однако перед регистрацией товарного знака с использованием Мадридского соглашения, необходимо иметь ранее зарегистрированный товарный знак в стране гражданства / регистрации (и эта страна должна быть участником Соглашения) или, по крайней мере, поданную заявку на товарный знак, который будет считаться базовым знаком для международной подачи.

Касательно сроков стоит обратить внимание на тот факт, что согласно Мадридскому соглашению и Протоколу к нему правовая охрана на территории Республики Казахстан предоставляется в течении 12 месяцев с даты подачи заявки на территории заявленной страны. Таким образом, юридически расширение зоны охраны товарного знака по Мадридскому соглашению занимает 1 год, но фактически данный процесс занимает около 6 месяцев.

При этом, расширение зоны действия товарного знака через ВОИС, также имеет положительные стороны. Для иностранных производителей данный способ значительно проще в рамках сбора и подготовки документации. Также регистрация товарного знака по Мадридскому соглашению весьма выгодна в случае расширения зоны охраны товарного знака сразу в нескольких юрисдикциях.

Таким образом, суммируя все вышеизложенное, Мадридская система — это универсальное решение для регистрации знаков и управления ими на нескольких территориях. Подача одной международной заявки эквивалентна подаче целого пакета национальных заявок, в связи с чем значительно экономит время и деньги заявителя. Однако, если целью является получение охраны товарного знака в одной определенной стране, национальная регистрация может оказаться быстрее и дешевле.

Автор статьи: юрист MG Partners, патентный поверенный Александра Нечаева.