РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ДИСТРИБЬЮТОРОМ – ОСПАРИВАНИЕ
В настоящее время часто встречаются случаи незаконного использования товарных знаков дистрибьюторами без разрешения правообладателя. Однако разрешение на продвижение товаров под брендом иностранного правообладателя по дистрибьюторскому договору не признается разрешением на владение товарным знаком для дистрибьютора.
Таким образом, продвигать и реализовывать товары под иностранным брендом допускается, если такое предусмотрено договором, но регистрировать товарный знак продвигаемого бренда может только правообладатель, либо собственник товарного знака может дать письменное согласие на регистрацию товарного знака дистрибьютору. Таким образом основанием для регистрации товарного знака на имя дистрибьютора является письменное согласие правообладателя.
Данная проблема усугубилась, в связи с введёнными новыми требованиями крупнейших маркетплейсов, работающих на территории Республики Казахстан, которые с 01 декабря 2022 года ввели ограничения, согласно которым маркетплейсы обязали продавцов регистрировать товарные знаки и подтверждать подлинность своей продукции, из-за чего предприниматели обязаны реализовывать продукцию под личным товарным знаком, из-за чего у предпринимателей возникают сложности с реализацией своей продукции, в рамках которого, продавцы реализующие к примеру продукцию «Apple» считают, что должны регистрировать товарный знак на свое имя, для последующей реализации на маркетплейсах. В связи с этим регистрация товарных знаков дистрибьюторами стала актуальной проблемой на рынке Казахстана.
Основание для запрета в регистрации товарных знаков указаны в следующих источниках:
1. Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-I «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - «Закон») в пп.1 п.1 Статьи 7;
2. 6-sеpties, Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года.
Существуют основные две категории нарушителей:
· добросовестные, которые предполагают то, что, имея дистрибьюторский договор, они имеют право регистрировать товарный знак на территории Казахстана, при этом не вникая в законодательство Республики Казахстан,
· недобросовестные дистрибьюторы, которые всё же регистрируют товарные знаки на импортируемую в Казахстан продукцию, зная о том, что право на регистрацию принадлежит только правообладателю.
Каким способом правообладатель может оспорить решение НИИС?
Правообладатель имеет право защищать свои права и законные интересы, нарушаемые неправомерной регистрацией товарного знака, путем подачи возражения в Апелляционный совет при НИИС РК и далее в рамках судебного регулирования.
1. Подача возражения: в соответствии с пунктом 4 статьи 23 Закона, апелляционный совет должен рассмотреть возражение против регистрации товарного знака в течение шести месяцев с даты его подачи. Лицо, выдвинувшее возражение, а также владелец (правообладатель) товарного знака имеют право на участие в разрешении спора.
Рассмотрение возражения: апелляционный совет проводит рассмотрение возражения и собирает доказательства от обеих сторон - правообладателя и дистрибьютора. В процессе рассмотрения могут быть проведены слушания и допросы свидетелей, а также исследованы доказательства, поданные сторонами.
Определение о правомерности регистрации: апелляционный совет выносит решение относительно правомерности или неправомерности регистрации товарного знака дистрибьютором. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.
2. Судебное разбирательство: согласно п. 9 статьи 41-2 закона, Принятое решение апелляционным советом, может быть обжаловано в суде.
3. Результаты и возможные последствия: в результате оспаривания неправомерной регистрации товарных знаков может быть вынесено решение о признании регистрации недействительной, лишении дистрибьютора прав на использование товарного знака или другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Правообладатель может также потребовать компенсации за убытки, понесенные вследствие неправомерной регистрации.
Каким образом можно использовать товарный знак, при этом не нарушая законодательство Республики Казахстан?
На территории Республики Казахстан имеются четыре основных способа получения прав на использование товарного знака дистрибьютором, а именно:
1. Использование путем регистрации договора уступки прав требования на портале НИИС РК;
2. Использование путем регистрации согласия от правообладателя на портале НИИС РК;
3. Использование путем регистрации договора о предоставлении исключительной/неисключительной комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг) на портале НИИС РК;
4. И самым часто используемым способом является использование товарного знака путем регистрации лицензионного договора.
Лицензионный договор – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона, которая является обладателем исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства индивидуализации.
Лицензионное соглашение на использование товарного знака подлежит обязательной регистрации в НИИС РК, иначе такое соглашение будет являться недействительным.
Действия сторон, которые необходимо совершить, для целей правомерного использования или передачи средств индивидуализации:
1. Прежде всего, следует удостовериться в том, что товарный знак действительно зарегистрирован на территории Казахстана или находится под защитой в соответствии с международными договорами, применяемыми на территории Республики Казахстан, и принадлежит правообладателю, с которым сторона намерена заключить лицензионное соглашение.
2. Владелец товарного знака (лицензиар) и заинтересованное лицо (лицензиат) заключают лицензионное соглашение.
В соответствии с требованиями, лицензионное соглашение на использование товарного знака должно содержать обязательное условие о гарантии качества товаров или услуг, не уступающих качеству товаров и услуг, предоставляемых лицензиаром, а также о возможности контроля за соблюдением данного условия.
Для правильного налогообложения следует указать, что лицензионное соглашение является возмездным, то есть лицензиат обязуется выплачивать вознаграждение лицензиару за использование его товарного знака, в частности, в форме роялти.
Лицензионное соглашение вступает в силу с момента его регистрации в уполномоченном органе, что предполагает, что уплата роялти возможна только после этой даты.
Документы на регистрацию лицензионного соглашения должны быть представлены в соответствующее ведомство не позднее шести месяцев с даты подписания соглашения.
Хотя другие условия использования товарных знаков лицензиара могут быть опциональными, все же следует учитывать наличие некоторых обязательных требований к документации.
Стандартные формы простых лицензионных соглашений на использование товарного знака доступны на официальном сайте патентного ведомства по адресу kazpatent.kz.
В заключение, в современных условиях наблюдается распространение незаконного использования и регистрации товарных знаков дистрибьюторами без согласия правообладателей. Договор о дистрибуции и согласие на продвижение продукции под иностранным брендом не являются основанием для регистрации товарного знака на имя дистрибьютора. Однако многие дистрибьюторы не соблюдают запреты, установленные законодательством Республики Казахстан, что приводит к неправомерной регистрации товарных знаков. Эта проблема осложняется требованиями крупных маркетплейсов, которые обязывают продавцов регистрировать товарные знаки и доказывать подлинность продукции. В связи с отсутствием базы данных, способной проверять первоначальных правообладателей товарных знаков, правообладателям становится сложно оспаривать решения Национального института интеллектуальной собственности (НИИС).
